Dómstólaleit

Dómur Landsréttar

Mál þetta dæma landsréttardómararnir Ragnheiður Bragadóttir og Símon Sigvaldason og Eiríkur Elís Þorláksson settur landsréttardómari.

Málsmeðferð og dómkröfur aðila

1. Áfrýjandi skaut málinu til Landsréttar 25. mars 2025. Áfrýjað er dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 27. febrúar 2025 í málinu nr. E-5951/2023.
2. Áfrýjandi krefst þess að stefnda verði gert að greiða honum 9.868.829 krónur fyrir ólögmæta notkun á orð- og myndmerkinu b5. Þá krefst áfrýjandi málskostnaðar í héraði og fyrir Landsrétti.
3. Stefndi krefst þess að málinu verði vísað frá Landsrétti en til vara að því verði vísað frá héraðsdómi. Að því frágengnu krefst hann sýknu af kröfum áfrýjanda. Þá krefst stefndi málskostnaðar fyrir Landsrétti.

Niðurstaða

1. Málsatvikum og málsástæðum aðila er skilmerkilega lýst í hinum áfrýjaða dómi.
2. Dómkröfur áfrýjanda voru upphaflega settar fram í sex liðum en fallið var frá sjötta lið þeirra við meðferð málsins í héraði. Með hinum áfrýjaða dómi var fyrsta og öðrum lið dómkrafna áfrýjanda í héraði vísað frá dómi, annars vegar um að staðfest yrði að einkahlutafélaginu B Reykjavík væri óheimilt að nota orð- og myndmerkið b5 og önnur lík vörumerki í tengslum við veitinga- og skemmtistaðarekstur og hins vegar að stefnda Sverri Einari og áðurgreindu einkahlutafélagi yrði gert að hætta notkun á vörumerkinu b5 í samræmi við nánar tilgreinda lögbannsgerð að viðlögðum dagsektum. Var dómkröfum þessum vísað frá héraðsdómi vegna skorts á lögvörðum hagsmunum en upplýst var að B Reykjavík ehf. hafði hætt rekstri skemmtistaðar í Bankastræti 5 og ekkert þótti liggja fyrir um að félagið notaði eða hygðist nota hið umdeilda vörumerki í tengslum við slíkan rekstur. Þá var skaðabótakröfu áfrýjanda í fjórða lið dómkrafna hans í héraði á hendur stefnda og einkahlutafélaginu vegna ólögmætrar notkunar vörumerkisins vísað frá héraðsdómi vegna vanreifunar. Frávísun á framangreindum dómkröfum áfrýjanda í héraði sætti ekki kæru til Landsréttar.
3. Stefndi og B Reykjavík ehf. voru sýknuð af þriðja lið dómkrafna áfrýjanda í héraði um að þeim yrði in solidum gert að greiða sekt í ríkissjóð vegna ítrekaðra brota gegn lögbanni, sem sett var við notkun vörumerkisins b5. Stefndi var sýknaður af fimmta lið dómkrafna áfrýjanda í héraði um að honum og B Reykjavík ehf. yrði gert að greiða áfrýjanda óskipt 9.868.829 krónur fyrir ólögmæta hagnýtingu vörumerkisins, en einkahlutafélaginu var á hinn bóginn gert að greiða áfrýjanda hæfilegt endurgjald vegna hennar, sem ákveðið var að álitum að fjárhæð 500.000 krónur.
4. B Reykjavík ehf., sem eins og áður greinir var til varnar í málinu í héraði, gagnstefndi málinu og krafðist þess að skráning vörumerkis áfrýjanda, b5 Bar-Bistro, hjá Hugverkastofunni yrði felld niður í heild en til vara að hluta, en þeim kröfum var vísað frá héraðsdómi. Sætti sú frávísun ekki kæru til Landsréttar. Upplýst hefur verið að bú B Reykjavík ehf. var tekið til gjaldþrotaskipta eftir dómtöku málsins í héraði eða 19. febrúar 2025. Málinu var ekki áfrýjað af hálfu þrotabúsins.
5. Fyrir Landsrétti hefur áfrýjandi fallið frá fyrsta og öðrum lið dómkrafna sinna á áfrýjunarstigi, annars vegar um að stefnda verði gert að greiða sekt í ríkissjóð vegna ítrekaðra brota gegn fyrrnefndu lögbanni og hins vegar um greiðslu 10.000.000 króna í skaðabætur vegna ólögmætrar notkunar á orð- og myndmerkinu b5.
6. Samkvæmt framangreindu stendur eingöngu eftir í málinu sú dómkrafa áfrýjanda að stefnda verði gert að greiða áfrýjanda 9.868.829 krónur fyrir ólögmæta notkun á orð- og myndmerkinu b5. Eins og áður greinir var stefndi sýknaður af þeirri kröfu í héraði.
7. Stefndi krefst þess að málinu verði vísað frá Landsrétti. Byggir hann frávísunarkröfu sína í fyrsta lagi á því að dómkrafa áfrýjanda fyrir Landsrétti hafi verið svo samofin dómkröfum í fyrsta og öðrum lið, sem vísað var frá héraðsdómi, að ekki verði tekin efnisleg afstaða til þeirrar dómkröfu áfrýjanda sem nú standi eftir. Hvorki hafi fengist efnisleg niðurstaða um þá kröfugerð áfrýjanda í héraði að B Reykjavík ehf. væri óheimilt að nota orð- og myndmerkið b5 Bar-Bistro í tengslum við veitinga- og skemmtistaðarekstur né að félaginu og stefnda yrði gert að hætta notkun þess. Hefði efnisleg niðurstaða orðið sú í héraði að sýkna af þessum kröfuliðum hefðu forsendur fyrir öðrum liðum dómkrafnanna verið brostnar.
8. Dómkrafa áfrýjanda fyrir Landsrétti lýtur að kröfu um endurgjald úr hendi stefnda fyrir ólögmæta notkun á orð- og myndmerkinu b5. Í því felst að taka verður afstöðu til þess í fyrsta lagi hvort stefnda, sem samkvæmt gögnum málsins kom fram sem fyrirsvarsmaður skemmtistaðarins að Bankastræti 5, hafi að lögum verið heimilt að nota vörumerkið b5 í tengslum við rekstur skemmtistaðarins og í öðru lagi hvort unnt sé að krefja hann persónulega um greiðslu fyrir þá notkun. Er ekki fallist á með stefnda að dómkrafan, eins og hún er fram sett, hafi verið svo samofin þeim kröfuliðum sem vísað var frá dómi í héraði að ekki verði lagður dómur á málið í þeim búningi sem það er nú. Verður því ekki fallist á frávísun málsins frá Landsrétti á þessum grundvelli.
9. Við munnlegan málflutning fyrir Landsrétti benti stefndi á að dómkrafa áfrýjanda fyrir Landsrétti væri óbreytt frá því í héraði að öðru leyti en því að hún væri ekki lengur jafnframt á hendur B Reykjavík ehf. Eins og krafan hefði verið sett fram í héraði ætti hún nú að vera á þá leið að stefnda væri gert að greiða áfrýjanda 9.868.829 krónur „fyrir ólögmæta notkun vörumerkisins.“ Benti stefndi á að þannig væri dómkrafan ein og sér ódómtæk þar sem ekki kæmi fram um hvaða vörumerki væri að ræða. Áfrýjandi hefði á hinn bóginn breytt kröfugerðinni fyrir Landsrétti þannig að nú væri stefndi krafinn um endurgjald fyrir ólögmæta notkun á „orð- og myndmerkinu b5“. Verður að skilja málatilbúnað stefnda á þann veg að framangreind breyting á kröfugerðinni hafi verið áfrýjanda óheimil og í andstöðu við reglur einkamálaréttarfars. Byggir stefndi kröfu sína um frávísun málsins frá Landsrétti einnig á framangreindum rökum.
10. Eins og rakið hefur verið voru dómkröfur áfrýjanda upphaflega settar fram í sex liðum í héraði. Í fyrsta lið dómkrafnanna var „orð- og myndmerkið b5“ nefnt til sögunnar sem hið umdeilda vörumerki, en í öðrum, fjórða, fimmta og sjötta kröfulið var til þess vísað ýmist með orðunum „vörumerkið b5“ eða einungis með orðinu „vörumerkið“. Ekki þykir fara á milli mála að í síðari kröfuliðunum var vísað til sama vörumerkis og nefnt var fullum fetum í fyrsta lið dómkrafnanna sem „orð- og myndmerkið b5“. Af því leiðir að þegar dómkrafa áfrýjanda í fimmta lið í héraði stóð ein eftir var hún eðli málsins samkvæmt sett fram á þann hátt sem áfrýjandi hefur gert fyrir Landsrétti og orkar ekki tvímælis að efnislega er um sömu kröfugerð að ræða. Verður ekki fallist á að framangreint eigi að leiða til frávísunar málsins frá Landsrétti.
11. Stefndi kveðst byggja kröfu sína um frávísun dómkröfu áfrýjanda frá héraðsdómi á rökstuðningi áfrýjanda sjálfs. Fram komi í héraðsdómsstefnu að umkrafið endurgjald sé hugsað sem eins konar þóknun til handa rétthafa vörumerkisins b5 fyrir hina ólögmætu notkun á vörumerkinu og að fjárhæð þess sé miðuð við áætlaðan meðalhagnað skemmtistaðarins í fjóra mánuði í venjulegu árferði, eða á árinu 2018. Í því sambandi bendir stefndi á að einkahlutafélagið B Reykjavík hafi eitt hagnýtt sér vörumerkið og mögulega hagnast af notkuninni. Engin rök séu færð fyrir óskiptri ábyrgð stefnda á umkröfðu endurgjaldi í málinu og því beri að vísa dómkröfunni frá héraðsdómi vegna vanreifunar.
12. Áfrýjandi byggir kröfu sína um endurgjald fyrir ólögmæta notkun fyrrgreinds vörumerkis á 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki þar sem fram kemur að þeim sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti sé, auk skaðabóta fyrir annað tjón sem af brotinu hefur hlotist, skylt að greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins. Af héraðsdómsstefnu þykir ljóst að áfrýjandi byggir kröfu sína á hendur stefnda um endurgjald á því að stefndi hafi sem raunverulegur eigandi skemmtistaðarins við Bankastræti 5 brotið gegn vörumerkjarétti áfrýjanda af ásetningi með því að hagnýta vörumerkið í rekstri skemmtistaðarins. Staðurinn hafi aðeins að formi til verið í eigu B Reykjavík ehf., sem stefndi hafi ekki verið í forsvari fyrir samkvæmt skráningu í fyrirtækjaskrá, en hann hafi aftur á móti kynnt sig sem eiganda staðarins í fjölmiðlum og í öðrum samskiptum.
13. Með hliðsjón af framangreindu verður að líta svo á að fullnægjandi rök hafi verið færð fyrir þeirri dómkröfu sem eftir stendur í málinu í héraðsdómsstefnu. Kröfu stefnda um frávísun dómkröfunnar frá héraðsdómi er því hafnað.
14. Líkt og greinir í hinum áfrýjaða dómi er vörumerkið „b5 Bar – Bistro“ skráð hjá Hugverkastofunni undir skráningarnúmerinu 251/2010. Um er að ræða orð- og myndmerki sem sýnir heitið „b5“ með hvítum stöfum á svörtum bakgrunni og fyrir neðan heitið stendur með smærri stöfum „Bar – Bistro“, einnig í hvítum lit á svörtum bakgrunni, sem þó er talsvert minni en sá fyrri. Merkið er skráð í flokkum 35 og 43 en sá síðarnefndi stendur meðal annars fyrir veitingaþjónustu. Óumdeilt er að áfrýjandi er skráður eigandi vörumerkisins. Þá er óumdeilt að á þeim tíma er mál þetta varðar var skemmtistaðarinn við Bankastræti 5 rekinn undir nafninu „B5 Club Reykjavík“ og hann merktur með sama tákni og áður, eða „b5“, bæði á gluggum og á skilti við inngang. Þá liggur fyrir að umrætt tákn var einnig notað á fatnað starfsfólks og til kynningar á staðnum á samfélags- og fréttamiðlum. Um er að ræða þann hluta vörumerkis áfrýjanda sem hefur ótvírætt sérkenni og aðgreiningarhæfi, andstætt orðunum „Bar–Bistro“, sem einungis vísar til þeirrar þjónustu sem vörumerkið er skráð fyrir. Augljós ruglingshætta var því fyrir hendi við notkun táknsins í sams konar atvinnurekstri og vörumerkjaréttur áfrýjanda nær til. Að þessu gættu en að öðru leyti með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms verður á það fallist að með notkun á tákninu og líkum merkjum í veitingarekstri hafi falist brot gegn vörumerkjarétti áfrýjanda í skilningi 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997.
15. Óumdeilt er að skemmtistaðurinn B5 Club Reykjavík var rekinn í um eitt ár, eða frá júní 2023 til sama mánaðar árið eftir. Þá liggur fyrir að B Reykjavík ehf. hélt um rekstur hans. Samkvæmt gögnum málsins er ljóst að vörumerkið „b5“ var hagnýtt í þágu reksturs skemmtistaðarins og þar með rekstraraðila hans, B Reykjavík ehf. Stefndi var ekki skráður fyrirsvarsmaður félagsins en var á hinn bóginn skráður raunverulegur eigandi alls hlutafjár í félaginu samkvæmt fyrirtækjaskrá. Auk þess kynnti hann sig og kom fram sem eigandi staðarins í fjölmiðlum og öðrum samskiptum, þar á meðal í samskiptum við lögmann áfrýjanda. Þrátt fyrir skriflegar athugasemdir áfrýjanda við notkun vörumerkisins í rekstri skemmtistaðarins skömmu eftir opnun hans og lögbann, sem lagt var við notkun þess í kjölfarið og unað var af hálfu B Reykjavík ehf., bera gögn málsins eigi að síður með sér að vörumerki áfrýjanda, „b5“, var notað áfram til kynningar á staðnum á samfélagsmiðlum, auk þess sem fatnaður starfsfólks var merktur tákninu. Samkvæmt skýrslum lögreglu, sem fór í eftirlitsferðir á skemmtistaðinn til að fylgja lögbanninu eftir, varð stefndi til svars á staðnum og sagði ýmist að um gamlan fatnað væri að ræða eða að merkingarnar væru vísun í vítamínið b5 og því ótengt vörumerkinu. Loks tilkynnti stefndi sjálfur á samfélagsmiðlum 18. janúar 2024 að nafni skemmtistaðarins hefði verið breytt í „b5“ á ný þar sem ekki væri hægt að banna notkun nafnsins, sem væri skammstöfun á heimilisfangi staðarins. Með vísan til framangreinds þykir ljóst að stefndi braut meðvitað og af ásetningi gegn vörumerkjarétti áfrýjanda og hagnýtti vörumerki hans í rekstri skemmtistaðar síns, sem hann átti að öllu leyti í gegnum eignarhald sitt á B Reykjavík ehf. Að framangreindu virtu ber með vísan til 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997 að verða við kröfu áfrýjanda um að stefndi greiði honum hæfilegt endurgjald fyrir ólögmæta notkun vörumerkisins, sem með hliðsjón af atvikum þykir hæfilega ákveðið 500.000 krónur.
16. Ákvæði hins áfrýjaða dóms um málskostnað verður staðfest.
17. Með vísan til 3. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála verður stefnda gert að greiða áfrýjanda málskostnað fyrir Landsrétti eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Stefndi, Sverrir Einar Eiríksson, greiði áfrýjanda, KG ehf., 500.000 krónur.

Ákvæði hins áfrýjaða dóms um málskostnað skal vera óraskað.

Stefndi greiði áfrýjanda 800.000 krónur í málskostnað fyrir Landsrétti.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 27. febrúar 2025

Mál þetta, sem dómtekið var 16. janúar 2025, var höfðað 2. október 2023 af hálfu KG ehf., […], Reykjavík, á hendur B Reykjavík ehf., […], Reykjavík, og Sverri Einari Eiríkssyni, til heimilis í Bretlandi, „til viðurkenningar á ólögmætri notkun stefndu á vörumerki stefnanda, til greiðslu fjárkrafna, sektar, skaðabóta og málskostnaðar“. Með gagnstefnu, birtri 21. nóvember 2023, höfðaði stefndi B Reykjavík ehf. gagnsök á hendur aðalstefnanda, til niðurfellingar á skráningu á vörumerki hans að fullu eða að hluta. Í aðalsök gerir stefnandi endanlega þessar kröfur:

1. Að staðfest verði með dómi að stefnda B Reykjavík ehf. sé óheimilt að nota orð- og myndmerkið b5 í tengslum við veitinga- og skemmtistaðarekstur, sem og önnur vörumerki sem valda, eða geta valdið, ruglingshættu við skráð vörumerki stefnanda.
2. Að stefndu verði gert að hætta notkun á vörumerkinu b5 í samræmi við lögbannsgerð nr. 2023-044712, dags. 18. ágúst 2023, að viðlögum dagsektum að fjárhæð 50.000 krónur frá þeim degi.
3. Að stefndu verði óskipt gert að greiða sekt í ríkissjóð vegna ítrekaðra brota af ásetningi gegn lögbanni því sem lagt var á með lögbannsgerð nr. 2023-044712.
4. Að stefndu verði óskipt gert að greiða stefnanda 10.000.000 króna í skaðabætur fyrir ólögmæta notkun vörumerkisins.
5. Að stefndu verði óskipt gert að greiða stefnanda 9.868.829 krónur fyrir ólögmæta hagnýtingu vörumerkisins.

   Stefnandi krefst þess jafnframt að stefndu verði dæmdir óskipt til að greiða stefnanda málskostnað að skaðlausu samkvæmt málskostnaðarreikningi.

   Í aðalsök kröfðust stefndu þess í greinargerð aðallega að málinu yrði vísað frá dómi að öllu leyti eða að hluta. Með úrskurði dómsins 27. maí 2024 var aðalkröfu stefndu í aðalsök um frávísun málsins hafnað með munnlegum rökstuðningi. Við aðalmeðferð um efni máls ítrekaði lögmaður stefndu í aðalsök kröfur sínar um frávísun. Þá krefjast stefndu þess í aðalsök að verða sýknaðir af kröfum aðalstefnanda, að öllu leyti eða að hluta. Einnig er krafist málskostnaðar úr hendi aðalstefnanda að mati dómsins. Gagnstefnandi, B Reykjavík ehf., gerir þessar endanlegu kröfur í gagnsök:

6. Aðallega að skráning vörumerkis aðalstefnanda b5 Bar-Bistro (V0077410) nr. 251/2010, hjá Hugverkastofu verði felld niður.
7. Til vara að skráning vörumerkis aðalstefnanda b5 Bar-Bistro (V0077410) nr. 251/2010, hjá Hugverkastofu verði felld niður að hluta, nánar tiltekið „b5“-hluti hins skráða vörumerkis aðalstefnanda.
8. Að aðalstefnandi verði dæmdur til greiðslu málskostnaðar samkvæmt mati dómsins.

   Í gagnsök krefst aðalstefnandi þess að hann verði sýknaður af öllum kröfum gagnstefnanda og að gagnstefnandi verði dæmdur til að greiða aðalstefnanda málskostnað samkvæmt málskostnaðarreikningi.

Helstu málsatvik og ágreiningsefni

Samkvæmt lýsingum aðila og gögnum málsins snýst mál þetta um vörumerkið „b5 Bar-Bistro“ (V0077410), sem skráð er hjá Hugverkastofu með skráningarnúmerið 251/2010. Vörumerkið hefur verið skráð frá 2. mars 2010 í tveimur flokkum. Það er skráð í flokki 35 fyrir auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi og í flokki 43 fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu. Myndmerkið sýnir heitið „b5“ í hvítum stöfum á svörtum bakgrunni og stendur „Bar-Bistro“ fyrir neðan. Í dómskjali sem lagt var fram með stefnu kemur fram að skráning vörumerkisins hafi verið endurnýjuð 17. nóvember 2020 og að það sé í eigu stefnanda. Vörumerkið mun hafa einkennt skemmtistaðinn b5, sem rekinn hafi verið við Bankastræti 5 í Reykjavík af félaginu Bankastræti 5 ehf. frá árinu 2005 þar til staðnum var lokað vegna covid árið 2020. Við málflutning við aðalmeðferð málsins kom fram af hálfu lögmanns stefnanda að félagið Bankastræti 5 ehf. hefði áður átt vörumerkið sem hér er deilt um, en stefnandi hefði eignast það á árinu 2020 eða árinu 2021.

Stefndu kveða gagnstefnanda B Reykjavík ehf. hafa keypt reksturinn af fyrri eigendum og hafa opnað næturklúbb undir heitinu Bankastræti Club í sama húsnæði síðla árs 2021. Í júní 2023 hafi stefndi Sverrir Einar Eiríksson keypt reksturinn af fyrri eiganda og tekið við rekstri næturklúbbsins og þá gefið staðnum heitið B5 Club Reykjavík. Stefnandi vísar til þess að greint hefði verið frá breyttu eignarhaldi í fjölmiðlum, þar sem stefndi Sverrir, sem þar segist vera eigandi staðarins þó að hann sé ekki skráður eigandi gagnstefnanda, lýsi því yfir að stefnt væri að því að „endurvekja gamla b5“. Þá hafi nafni staðarins verið breytt í „b5“ og staðurinn verið merktur með sama vörumerki og áður hefði prýtt staðinn, bæði á gluggum og skilti við inngang. Þá hafi samfélagsmiðlar verið uppfærðir til samræmis og auglýsingaefni birt þar, og þar hafi vörumerkið verið í forgrunni.

Stefnandi kveður stefndu ekki hafa falast eftir því að fá leyfi fyrir notkun vörumerkisins eða hafa boðist til þess að kaupa það og því hafi stefnandi sent þeim erindi 27. júlí 2023. Þar var þess krafist að látið yrði af notkun vörumerkisins tafarlaust þar sem hún væri ólögmæt og til þess fallin að blekkja neytendur. Mikil viðskiptavild fælist í vörumerkinu og hinn nýi staður væri að sækja viðskipti á grunni áreiðanlegs vörumerkis sem stefndu vissu að nyti mikillar velvildar en hefðu einfaldlega enga heimild til að nota. Þessu erindi var ekki svarað af hálfu stefndu og í kjölfarið leitaði stefnandi atbeina sýslumanns til þess að fá lögbann við notkun b5-hluta vörumerkisins. Var lögbann við notkun gerðarþola B Reykjavík ehf. á vörumerkinu „b5“ í tengslum við veitinga- og skemmtistaðarekstur lagt á með lögbannsgerð 14. ágúst 2023. Þrátt fyrir lögmæta boðun mætti enginn fyrir hönd gerðarþola við fyrirtöku málsins, en sýslumaður náði sambandi við stefnda Sverri tveimur dögum síðar. Sverrir mun þá hafa sagst myndu una lögbanninu og breyta nafni staðarins og þau ummæli munu hafa komið fram í fjölmiðlum. Lögbannsgerðin var endurupptekin 18. ágúst 2023 og þá var bókað að lögmaður gerðarþola, B Reykjavík ehf., lýsi því yfir að hann uni lögbanni án málshöfðunar og að gerðarbeiðandi þurfi ekki að höfða mál til staðfestingar á lögbanninu.

Stefnandi kveðst hafa talið að brugðist yrði við með réttum hætti með því að fjarlægja allar merkingar af staðnum þar sem vörumerkið var notað og breyta nafni staðarins í öllu auglýsingaefni hans og á samfélagsmiðlum. Stefndu hefðu á hinn bóginn haldið uppteknum hætti og ítrekað notað vörumerkið á samfélagsmiðlum og á staðnum sjálfum, þrátt fyrir kröfur og ábendingar um að fjarlægja allt slíkt. Meðal annars hefðu verið birtar fimm mismunandi útfærslur á sama vörumerki, í svokallaðri hringrás staðarins á Instagram (e. story), þar sem tölustafnum fimm fyrir aftan „b“ hafði verið skipt út fyrir myndræna framsetningu á þeirri tölu og áfram hafi staðurinn notað notandanafnið „b5reykjavik“ á miðlinum. Stefnandi leitaði atbeina sýslumanns til að óska liðsinnis lögreglu til að halda uppi lögbanni 22. ágúst 2023 og heimsótti lögregla staðinn dagana 1. september og 9. september s.á. Í lögregluskýrslum kemur fram að í bæði skiptin hafi starfsfólk staðarins klæðst fatnaði merktum b5, með því vörumerki sem um ræði, en mismunandi skýringar hafi verið veittar um klæðaburðinn.

Stefnandi kveður stefndu ekki enn hafa látið af þessari hegðan þegar málið var höfðað. Málshöfðun hafi verið nauðsynleg til að fá staðfestingu á því að óheimilt sé að nota vörumerkið í starfsemi stefndu, sem og önnur vörumerki sem ruglingshættu geti valdið, eins og lítið b þegar málað hafi verið yfir 5 fyrir aftan. Auk þess sé gerð krafa um sektargreiðslu vegna óheimillar notkunar, í samræmi við lög um vörumerki nr. 45/1997 og lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990 og krafist skaðabóta og greiðslu fyrir óleyfisnotkun vörumerkisins. Í stefnu var í sérstökum kröfulið krafist viðurkenningar á bótaskyldu vegna þess sama, en fallið var frá kröfunni við aðalmeðferð málsins.

Stefndu kannast ekki við að nota vörumerki stefnanda og kveða það vera augljóst við samanburð á því og óskráðu vörumerki sínu að ekki sé um sama fyrirtæki að ræða. Bæði séu merkin ólík að lit og lögun og leturgerðin allt önnur. Óskráð vörumerki stefndu sé þannig að bókstafurinn b og tölustafurinn 5 séu ritaðir í lágstöfum. Bakgrunnsflöturinn sé dökkbrúnn og letrið sé gyllt að lit og í annarri leturtýpu en skráð vörumerki stefnanda. Eini sameiginlegi útgangspunkturinn á milli b5 Bar-Bistro og B5 Club Reykjavík sé tilvísun í skammstöfunina b5 sem vísi til heimilisfangsins Bankastrætis 5, 101 Reykjavík.

Þá kveða stefndu stefnanda ekki hafa gert líklegt að hann hafi orðið fyrir tjóni vegna notkunar stefnda B Reykjavík ehf. á b5-vörumerkinu, enda noti stefnandi ekki sjálfur vörumerkið sem hann sé skráður fyrir í sínum rekstri. Hann hafi aldrei verið með rekstur undir vörumerkinu og sé ekki með starfsemi á þessu sviði. Ekki sé að sjá að stefnandi hafi haft neinar tekjur af notkun vörumerkisins og þá enn síður að notkunin hafi leitt til tekjutaps. Því krefjast báðir stefndu í aðalsök aðallega frávísunar, en til vara sýknu af kröfum stefnanda.

Auk framangreinds snýst málið um kröfur í gagnsök, en þar freistar gagnstefnandi B Reykjavík ehf. þess að fá skráningu vörumerkis aðalstefnanda hnekkt vegna notkunarleysis. Það sé nauðsynlegt vegna krafna og aðgerða aðalstefnanda til að hindra, á grundvelli skráningar vörumerkisins, að starfsemi gagnstefnanda sé kennd við heimilisfangið þar sem næturklúbbur hans sé starfræktur.

Við aðalmeðferð málsins var upplýst að rekstri gagnstefnanda við Bankastræti 5 hefði verið hætt á árinu 2024, ekki síðar en 1. júlí það ár. Þá er óumdeilt að aðalstefnandi var eigandi umrædds vörumerkis á því tímabili sem hin umdeilda notkun þess snýst um.

Málsástæður og lagarök aðalstefnanda í aðalsök

Stefnandi byggir á því að hann eigi lögvarinn einkarétt til notkunar á vörumerkinu „b5“, en orð- og myndmerkið „b5“ sé nú skráð í nafni stefnanda hjá Hugverkastofunni fyrir flokka 35 og 43. Það hafi verið á skrá frá árinu 2010 og verið í notkun enn lengur.

Samkvæmt 4. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 öðlist eigandi vörumerkis einkarétt á notkun þess samkvæmt ákvæðum laganna. Í því felist réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem sé 1) eins og vörumerkið og sé notað fyrir sömu vörur og þjónustu; 2) eins og eða líkt vörumerkinu og notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum; eða 3) sé eins og eða líkt vörumerkinu og sé notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Það vörumerki sem stefndu hafi notað í rekstri sínum uppfylli öll framangreind skilyrði. Fyrir það fyrsta sé um að ræða sama vörumerki og stefnandi eigi skráð hjá Hugverkastofu, og það sé notað fyrir sömu þjónustu og áður var boðin undir merkjum „b5“. Hið sama eigi við um breytt vörumerki „b“ þar sem málað hafi verið yfir „5“ fyrir aftan, sem og að auglýsa vörur sem heiti b5.

Þegar metið sé hvort ruglingshætta sé með merkjum sé m.a. litið til þess hvort sjón-, hljóð- og vöru- eða þjónustulíking sé með þeim. Þá beri einnig að skoða merkingu orða. Það sem ráði úrslitum sé hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Meta beri ruglingshættu út frá sjónarhóli neytenda og þeirri staðreynd að neytendur hafi oftast aðeins annað merkið fyrir augum hverju sinni. Ruglingshætta sé fyrir hendi, enda sé um sama vörumerki að ræða, fyrir sömu þjónustu og áður hafi verið boðin undir merkjum „b5“. Með því að notast við „b5“ á samfélagsmiðlum nýti stefndu sér helsta einkenni þess vörumerkis sem stefnandi sé skráður eigandi að og teljist afar vel þekkt í skemmtistaðamenningu landsins. Hin nýja útfærsla sem stefndu hafi einnig notað í takmörkuðum mæli, þ.e. einfaldlega bókstafurinn B í lágstöfum, valdi einnig ruglingshættu, enda vörumerkið óbreytt fyrir utan að „5“ hafi verið fjarlægt og áfram notað hið einkennandi B í lágstöfum. Því sé hætt við því að neytendur telji sama stað hafa opnað á ný og muni áfram vísa til hans sem b5.

Vörumerkið teljist vafalaust þekkt hér á landi. Skemmtistaðurinn b5 hafi verið einn sá vinsælasti í tæplega tvo áratugi áður en honum var lokað vegna samkomutakmarkana árið 2020. Notkun stefndu á vörumerkinu fari fram í heimildarleysi og háttsemi stefndu í kjölfar lögbanns sé til þess fallin að rýra það orðspor sem eigendur „b5“ hafi byggt upp í tengslum við vörumerkið og til þess fallin að valda þeim fjártjóni.

Stefnandi hafi haft hug á að nota vörumerkið áfram þegar aðstæður leyfi. Sú sé ástæða þess að það hafi ekki verið selt og þess að fyrri eigendur skemmtistaðarins hafi tekið upp nafnið „Bankastræti Club“ í starfsemi sinni í stað b5. Það sé alrangt að stefndu sé ótækt að markaðssetja starfsemi sína undir nýju nafni sökum staðsetningar, enda hafi reynslan sýnt að slíkt sé vel hægt á umræddum stað og sé það eðlilegast þegar nýr rekstur sé hafinn. Það að nýta sér viðskiptavild þekkts vörumerkis geti ekki viðgengist óátalið. Með notkun sinni á vörumerkinu brjóti stefndu gegn vörumerkjarétti stefnanda af ásetningi, enda hafi margoft verið ítrekað að þeim sé skylt að láta af notkun þess og gera viðeigandi ráðstafanir til úrbóta. Kröfum stefnanda og yfirvalda í þá veru hafi verið svarað með yfirlæti og útúrsnúningi.

Stefndu hafi af fullum ásetningi brotið gegn lögbanni, sem lagt hafi verið á með endurupptekinni lögbannsgerð nr. 2023-044712. Því séu skilyrði 2. og 3. mgr. 32. gr. laga nr. 31/1990, um kyrrsetningu, lögbann o.fl., fyrir hendi, sem og 2. mgr. 42. gr. og 43. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, til að dæma stefndu óskipt til greiðslu sektar, endurgjalds fyrir notkun vörumerkisins og greiðslu skaðabóta. Með lögbannsgerðinni, sem upprunalega hafi verið lögð á 14. ágúst 2023, hafi með skýrum hætti verið kveðið á um skyldu stefndu til að fjarlægja allar merkingar og auglýsingar með vörumerkinu „b5“. Yrði það ekki gert hefði stefnandi heimild til þess að leita aðstoðar lögreglu. Þegar sýslumaður hafi loks haft uppi á stefnda Sverri tveimur dögum eftir að lögbann hafði verið lagt á hafi stefnandi talið unnt að binda endi á málið. Stefndi Sverrir hafi lýst því yfir að hann myndi, persónulega og vegna stefnda B Reykjavík ehf., una lögbanninu og grípa til viðeigandi ráðstafana til þess að taka úr umferð allar merkingar og auglýsingar sem brytu gegn vörumerkjarétti stefnanda. Sú hafi ekki orðið raunin og fátt verið um svör þegar óskað hafi verið úrbóta strax í kjölfar lögbannsins.

Í samskiptum við stefnanda hafi stefndi Sverrir í fyrstu fullyrt að ástæða seinagangsins væri sú að „unnið væri að nýju merki“, sem skýrði tafir á nauðsynlegum breytingum á vefsíðum staðarins og öðru auglýsingaefni. Stefnandi hafi fljótlega áttað sig á að svo væri ekki, enda takmörk fyrir því hversu lengi hægt sé að bíða eftir tiltölulega einfaldri breytingu á heiti staðarins. Hið „nýja merki“ hafi svo reynst vera það sama og áður hafi verið notað, að undanskildum tölustafnum 5. Þá hafi engu verið breytt á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram, sem staðurinn noti að mestu og sé hans helsti auglýsingavettvangur.

Af háttsemi stefndu að dæma virðist sem þeir reyni eftir bestu getu að vísa til „b5“ með einum eða öðrum hætti og hafi greinilega haft fullan hug á því allan tímann, í stað þess að gera hið rétta, að byggja upp sitt eigið vörumerki í tengslum við rekstur sinn. Það hafi verið endanlega ljóst að stefndu myndu ekki virða lögbann þegar staðurinn hafi birt fyrrnefndar útfærslur af vörumerkinu b5 í hringrás sinni á Instagram, aðeins tveimur dögum eftir að því hafi verið lýst yfir af þeirra hálfu að lögbanni yrði unað. Í stað þess að hlíta fyrirmælum lögbannsins hefðu stefndu hannað nýjar útfærslur á vörumerkinu þar sem tölustafnum var skipt út fyrir annað myndmál sem vísaði til tölustafsins 5. Þær hafi verið birtar í heilan sólarhring fyrir rúmlega 3.500 fylgjendur staðarins í stað þess að gera nauðsynlegar breytingar á öðru efni síðunnar, sem hefði hvorki krafist mikils tíma né fyrirhafnar af þeirra hálfu.

Þrátt fyrir að stefndu væru fullmeðvitaðir um að lögbann væri í gildi, og hvað í því fælist, hafi þeir ekkert gert til þess að fylgja fyrirmælum þess, annað en að taka út „5“ í vörumerkinu, sem sé að öðru leyti óbreytt. Til marks um skýran ásetning þeirra hafi þeir áfram birt auglýsingar með eldra vörumerki og notað það áfram við heitið „b5“ á samfélagsmiðlum, bæði í notandanafni og staðsetningarmerkjum auglýsinga. Brotin hefðu enn staðið yfir þegar málið var höfðað og hefðu aðeins færst í aukana. Samskipti stefnanda við stefnda Sverri beri með sér að fullkominn ásetningur stefndu sé fyrir hendi til að halda brotastarfseminni áfram. Ítrekuðum beiðnum stefnanda um úrbætur hafi, að því marki sem þeim hafi verið svarað, einungis verið svarað með skætingi í kjölfar lögbannsins. Stefndu hafi haldið áfram að birta auglýsingaefni á síðu sinni undir heitinu „b5reykjavik“ og sett auglýsingar í umferð þar sem stefndu haldi áfram að brjóta gegn vörumerkjarétti stefnanda, með vörumerkinu sjálfu eða notkun staðsetningarmerkis á samfélagsmiðlum sem notað hafi verið um b5 áður fyrr. Virðast ábendingar stefnanda og heimsóknir lögreglu lítil sem engin áhrif hafa haft á einbeittan brotavilja stefndu.

Þann 6. september 2023, þegar þess hafi enn verið farið á leit við stefnda Sverri að taka auglýsingarnar úr birtingu eins og margoft hefði verið ítrekað, hafi hann sagst raunar ekki bera ábyrgð á því og sagði málið „hlægilegt“, þrátt fyrir að hafa lýst því yfir opinberlega að ætla að una lögbanni. Virðist stefndi Sverrir aðeins hafa tvíeflst í afstöðu sinni eftir því sem liðið hafi á samskipti aðila frá lögbanninu. Í kjölfar síðustu samskipta hafi hann notað vörumerkið í mun meira mæli en áður; hafi birt drykkjarseðla á samfélagsmiðlum þar sem hver drykkur innihaldi heitið „b5“ og notað myndmerkið sjálft, sem skráð sé í eigu stefnanda hjá Hugverkastofu, í auglýsingum á vegum staðarins eftir að hafa áður tekið það úr notkun og aðeins notað orðmerkið í trássi við lögbannið. Augljósari birtingarmynd ásetnings sé vandfundin.

Til stuðnings fjárkröfu sinni vísi stefnandi til háttsemi stefndu á opinberum vettvangi. Gert hafi verið lítið úr alvarleika málsins, sem varði lögmætar aðgerðir stefnanda sem eiganda vörumerkisins, og það hafi skaðað orðspor vörumerkisins um ókomna tíð. Stefndi Sverrir hafi lýst því yfir er fréttir bárust af lögbanninu í fjölmiðlum að staðurinn myndi breyta um nafn. Hann hafi sagt að notkunin hefði verið mistök, honum þætti málið miður og bæðist afsökunar og tilkynnti að staðurinn myndi hér eftir heita „b“ í stað „b5“.

Lögbannið hafi vakið mikla athygli og ratað á lista yfir mest lesnu fréttir þess dags og hafi fljótlega verið á allra vitorði. Það hafi því vakið furðu þegar staðurinn hafi haldið áfram að auglýsa með sama nafni og að engar merkjanlegar breytingar hafi orðið þegar staðurinn hafi opnað sömu helgi. Staðurinn hafi verið áfram í rekstri, án þess að úrbætur væru gerðar í samræmi við lögbannið. Slíkir viðskiptahættir séu til þess fallnir að skaða bæði orðspor og ímynd vörumerkisins, enda sé slík hegðun fjarri því sem rekstraraðilar b5 hafi staðið fyrir þegar staðurinn hafi áður verið í rekstri undir því nafni. Það séu verðmæti í eigu stefnanda. Vörumerkið sé ekki aðeins notað í algjöru heimildarleysi, heldur jafnframt af aðilum sem nýti það sem fría auglýsingu og virði lögboðnar skyldur að vettugi fyrir allra augum. Orðspor vörumerkisins hafi beðið verulegan hnekki vegna málsins. Stefnandi hafi ekki átt annarra kosta völ en að reyna eftir fremsta megni að forða frekara tjóni og stöðva notkun stefndu með tiltækum leiðum. Þrátt fyrir að fallist hafi verið á kröfur stefnanda á fyrri stigum málsins hafi hann áfram þurft að halda rétti sínum til streitu. Málið hafi haft í för með sér verulegt fjártjón fyrir stefnanda í formi útlagðs lögmannskostnaðar og tíma sem stefnandi hafi eytt í málið, sem dregist hafi óþarflega vegna háttsemi stefndu sem fylgi ekki lögum og reglum. Þeir hafi gert sér að leik að nýta sér lögmætar aðgerðir stefnanda og lögreglu í auglýsingaskyni og rétt sé að stefndu bæti óskipt fyrir það fjártjón sem þegar hafi orðið vegna þess óhagræðis sem sprottið hafi af athöfnum stefndu í kjölfar lögbannsins. Krafist sé skaðabóta að fjárhæð 10.000.000 króna vegna beins fjártjóns stefnanda sem þegar hafi fallið til við að halda uppi lögbanni o.þ.h. og vegna annars óbeins fjártjóns.

Gerð sé krafa um eðlilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins frá opnun staðarins, sbr. 1. mgr. 43. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Stefndu hefði verið unnt að koma í veg fyrir það með því að láta hjá líða að nýta sér eign annarra með ólögmætum hætti til að auka veg sinnar starfsemi í stað þess að gera það sjálfir. Þegar um skerðingu á viðskiptavild sé að ræða beri að hafa í huga þá vinnu og þann kostnað sem lagt hefur verið út í til að skapa viðskiptavildina samkvæmt skýringum við frumvarp það er varð að vörumerkjalögum. Við mat á umfangi þess tjóns sem vörumerkið hafi orðið fyrir vegna notkunar stefndu og á þeim hagnaði sem það hafi fært þeim frá upphafi notkunar á því sé eðlilegt að líta til afkomu skemmtistaðareksturs undir merkjum b5 áður fyrr. Þess sé því krafist að stefndu greiði stefnanda 9.868.829 krónur í endurgjald fyrir ólögmæta hagnýtingu vörumerkisins. Það samsvari meðalhagnaði skemmtistaðarins b5 yfir fjögurra mánaða tímabil, reiknað út frá hagnaði skemmtistaðarins árið 2018, þegar staðurinn hafi verið rekinn í eðlilegu árferði, og uppfært m.t.t. verðlagsbreytinga milli áranna 2019 og 2023 eða því sem nemi 29,4% hækkun.

Með hliðsjón af framangreindri háttsemi stefndu krefjist stefnandi þess að lagðar verði dagsektir á stefndu meðan vörumerkið sé í ólögmætri notkun af þeirra hálfu og þar til notkun þess verði hætt, sbr. heimild 4. mgr. 114. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Þess sé krafist að dagsektir að fjárhæð 50.000 krónur verði dæmdar frá þeim degi er lögbannið var sett á, þann 18. ágúst 2023, þar til það verði staðfest að allri óleyfisnotkun stefndu á vörumerki stefnanda hafi verið hætt.

Stefnandi vísi til laga nr. 45/1997, um vörumerki, kröfum sínum til stuðnings, einkum 4. gr., 42. gr. og 43. gr., sem og 2. og 3. mgr. 32. gr. laga nr. 31/1990, um kyrrsetningu, lögbann o.fl., reglna um skaðabætur utan samninga og almennu skaðabótareglunnar. Krafa stefnanda um dagsektir byggist á 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála. Krafa um málskostnað byggist á XXI. kafla sömu laga, einkum 3. mgr. 129. gr. og 1. mgr. 130. gr. Um aðild stefndu til varnar vísast til samlagsaðildar samkvæmt 19. gr. laga um meðferð einkamála og varðandi varnarþing vísast til 1. mgr. 32. gr. og 1. mgr. 33. gr., sbr. 1. mgr. 42. gr., sömu laga.

Málsástæður og lagarök stefndu í aðalsök

Aðalkrafa stefndu um að öllum kröfum stefnanda verði vísað frá dómi byggist á því að lýsing stefnanda á aðild til varnar sé óljós og í innbyrðis ósamræmi, þar sem ætla megi af orðalagi stefnu að Sverri sé stefnt fyrir hönd félagsins, en ekki persónulega.

Krafan í kröfulið nr. 1 sé ekki dómtæk krafa þar sem henni virðist vera ætlað að leggja bann við hugsanlegum framtíðarbrotum á vörumerkjarétti stefnanda. Þess sé krafist að vísað verði frá dómi síðari hluta kröfunnar um önnur vörumerki sem valdi, eða geti valdið, ruglingshættu við skráð vörumerki stefnanda.

Krafa um frávísun stefnukröfu í kröfulið nr. 4, um 10.000.000 króna skaðabætur, byggist á því að fjárhæðin sé ekki á nokkurn hátt rökstudd eða studd nokkrum gögnum og engin tilraun sé gerð til að sundurliða hana. Stefnandi hafi ekki gert líklegt að hafa orðið fyrir tjóni vegna notkunar stefnda B Reykjavík ehf. á b5-vörumerkinu, enda noti stefnandi ekki vörumerkið sem hann sé skráður fyrir í sínum rekstri, hann hafi aldrei verið með rekstur undir vörumerkinu og sé ekki með starfsemi á þessu sviði. Ekki sé að sjá að stefnandi hafi haft neinar tekjur af notkun vörumerkisins og enn síður að notkunin hafi leitt til tekjutaps. Því sé ekki um lögvarða hagsmuni að ræða í skilningi 25. gr. laga nr. 91/1991. Þar að auki hafi stefndi Sverrir ekki „notað“ vörumerki stefnanda og því sé engin forsenda fyrir óskiptri bótaskyldu stefndu.

Í kröfulið nr. 5 sé þess krafist að stefndu verði óskipt gert að greiða stefnanda 9.868.829 krónur fyrir ólögmæta hagnýtingu vörumerkisins. Krafa um frávísun byggist á rökstuðningi stefnanda sjálfs. Í stefnu komi fram að þetta gjald sé hugsað sem einhvers konar þóknun eða endurgjald til handa rétthafa vörumerkisins b5 fyrir hina meintu ólögmætu notkun og að gjaldið sé miðað við áætlaðan hagnað á fjögurra mánaða tímabili. Það sé þó aðeins stefndi B Reykjavík ehf. sem eigi að hafa hagnýtt sér vörumerkið og þá mögulega haft einhvern arð af notkuninni. Engin rök séu færð fyrir óskiptri ábyrgð stefndu á þessu ætlaða endurgjaldi.

Sýknukrafa stefndu byggist á lögum um vörumerki nr. 45/1997, Evróputilskipun frá 16. desember 2015 (ESB 2015/2436) og meginreglum vörumerkjaréttar og skaðabótaréttar og lýsa stefndu þeim réttarheimildum með eftirfarandi hætti:

Vörumerki sé sérstakt auðkenni fyrir vöru og þjónustu til að nota í atvinnustarfsemi, sbr. 1. tölul. 2. mgr. 1. gr. vörumerkjalaga (vml). Meginhlutverk vörumerkja sé að greina þjónustu og vöru eins aðila frá þjónustu og vöru annars. Vörumerki sé ákveðinn tengiliður við viðskiptavini og andlit vörunnar eða þjónustunnar út á við. Samkvæmt 2. gr. vml geti vörumerki verið hvers konar tákn, m.a. orð (þ.á m. mannanöfn), myndir, mynstur, bókstafir, tölustafir, litir, hljóð og lögun eða umbúðir vöru, svo fremi sem þau eru til þess fallin að 1) greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra og 2) vera tilgreind í vörumerkjaskrá á þann hátt að stjórnvöld og almenningur geti gert sér grein fyrir skýru og nákvæmu inntaki þeirrar verndar sem eiganda er veitt.

Í vörumerkjarétti felist bæði einkaréttur og bannréttur. Rétturinn sé skilgreindur jákvætt, þ.e. aðili geti bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans að nánari skilyrðum uppfylltum. Af 4. gr. vml leiði að eigandi vörumerkis öðlist einkarétt á notkun þess samkvæmt ákvæðum laganna og í því felist einnig réttur hans til að banna þriðja aðila að nota án leyfis í atvinnustarfsemi og tengslum við vörur og þjónustu, með þeim hætti sem nánar er lýst í þremur töluliðum ákvæðisins, tákn sem eru eins eða lík vörumerkinu. Þessir töluliðir séu skilyrði bannréttar rétthafa vörumerkis, en á þeim byggi stefnandi rétt sinn í málinu, sem og 42.–43. gr. vml um eðlilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins. Í 2. mgr. 42. gr. vml segi að sá sem af ásetningi brjóti gegn vörumerkjarétti skuli sæta sektum og eftir atvikum fangelsisrefsingu í allt að þrjá mánuði. Í 2. mgr. 43. gr. vml segi að þeim sem hagnist á broti gegn vörumerkjarétti, án þess að um ásetning eða gáleysi sé að ræða, sé skylt að greiða hæfilegt endurgjald, sem megi þó aldrei nema hærri fjárhæð en ætla megi að nemi hagnaði hans af brotinu.

Í athugasemdum frumvarps til laga um breytingu á vml, með síðari breytingum (EES-reglur), segi um 4. gr. að með lagabreytingunni sé skerpt á inntaki einkaréttarins með þeim hætti að réttur eiganda vörumerkis sé skilgreindur jákvætt, þ.e. vísað sé til þess að eigandi vörumerkis geti bannað þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans, að nánari skilyrðum uppfylltum. Í eldri rétti sé einkarétturinn hins vegar skilgreindur neikvætt, þ.e. að aðrir en eigandi megi ekki nota vörumerki heimildarlaust og horfið sé frá þeirri framkvæmd. Þá sé einnig tiltekið að einkaréttur vörumerkjaeiganda taki til þess að koma í veg fyrir notkun á merki sem sé eins eða líkt vörumerki hans að því gefnu að merkið sé notað fyrir eins eða svipaðar vörur og þjónustu og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum. Í tilfellum sem þessum sé hins vegar nauðsynlegt að framkvæma mat á ruglingshættu út frá þeim viðmiðum og þeirri dómaframkvæmd sem skapast hafi í áranna rás, jafnt hjá íslenskum dómstólum, áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar og hjá Evrópudómstólnum.

Lagabreytingin feli í sér þá viðbót að til þess að ákvæðið geti átt við þurfi notkun vel þekkts vörumerkis að vera án réttmætrar ástæðu, ásamt því að hún hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Hugtakið án réttmætrar ástæðu komi fram í samsvarandi ákvæði tilskipunarinnar og hafi einnig verið að finna í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (2008/95/EB) um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Í umfjöllun um hugtakið án réttmætrar ástæðu sé í greinargerð með frumvarpinu vísað til frægs dóms Evrópudómstólsins frá 6. febrúar 2014 í máli nr. C-65/12 (Leidseplein gegn Red Bull) um skilgreiningu hugtaksins. Þar hafi verið tekið fram að notkun vel þekkts vörumerkis af réttmætri ástæðu geti falist í því þegar notkun þriðja aðila vegur þyngra en vernd vel þekkts merkis og sé markmiðið að skerða ekki með öllu hagsmuni þriðja aðila af því að nota eins eða líkt merki. Við mat á því hvort merki sé notað af réttmætri ástæðu þurfi einkum að líta til þess hvernig markhópur merkisins taki merkinu og hvert orðspor þess sé. Einnig að hvaða marki vöru- og þjónustulíking sé fyrir hendi og að hvaða leyti liggi fyrir fjárhagsleg og viðskiptaleg nauðsyn þriðja aðila á notkun merkisins.

Í 1. mgr. 6. gr. vml sé kveðið á um takmörkun á einkarétti eiganda yfir vörumerki. Í 2. tölulið segi, að því tilskildu að notkun sé í samræmi við góða viðskiptahætti, að eigandi vörumerkis geti ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi: tákn eða lýsingar sem eru án sérkennis eða sem varði tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, áætlaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna, hvenær vara er framleidd eða þjónusta boðin fram eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu. Þá nái samkvæmt 1. mgr. 15. gr. vml vörumerkjaréttur sem menn öðlast við skráningu ekki til þeirra hluta merkis sem ekki sé heimilt að skrá eina sér. Af því leiði að þegar vörumerki innihaldi orð eða tákn sem ein sér uppfylli ekki kröfur samkvæmt 1. mgr. 13. gr. til skráningar á vörumerkjaskrá beri að horfa fram hjá þeim hlutum viðkomandi vörumerkis við mat á ruglingshættu.

Þess sé krafist að stefndi B Reykjavík ehf. verði með dómi sýknaður af kröfulið 1 í stefnu. Sýknukrafan byggist, eins og gagnstefnan, á því að stefnandi geti ekki byggt rétt á vörumerkjaskráningu nr. 251/2010, þar sem fella beri það vörumerki niður vegna notkunarleysis, sbr. 25. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laganna megi fella niður skráningu vörumerkis hafi eigandi ekki hafið notkun þess innan fimm ára frá skráningu eða notkun þess fallið niður í fimm ár samfellt. Fella megi niður skráningu þess vörumerkis með ákvörðun Hugverkastofunnar eða dómi, sbr. a-lið 1. mgr. 28. gr. c, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Vörumerki stefnanda hafi verið skráð 2. mars 2010 og endurnýjað 17. nóvember 2020. Nýr tímafrestur byrji þó ekki að líða í hvert skipti sem skráning vörumerkis sé endurnýjuð innan tímafrests endurskráningar.

Undantekningarreglu um það skilyrði að eigandi sjálfur skuli hefja raunverulega notkun merkis megi finna í 6. mgr. 16. gr. Evróputilskipunarinnar, en þar segi að notkun vörumerkis með samþykki eiganda þess teljist jafngilda notkun hans sjálfs. Undantekningarreglan sé lögfest í 3. mgr. 25. gr. vml þar sem fram komi að sé vörumerki notað af öðrum en eiganda, en með samþykki hans, skuli leggja þá notkun að jöfnu við notkun eiganda. Sé félagamerki eða ábyrgðar- og gæðamerki notað af einum eða fleiri aðilum með heimild teljist það til notkunar í skilningi 1. mgr. Að baki kröfunni um að vörumerki sé notað, til að viðhalda vörumerkjarétti, búi einkum það sjónarmið að vörumerkjaréttur veiti eiganda merkis einkarétt til merkisins, þ.á m. til að banna öðrum að nota merki sem séu í ruglingshættu við vörumerkið, sem takmarki frjálsræði samkeppnisaðila til að velja vörum sínum eða þjónustu auðkenni.

Í stefnu málsins sé hvergi á það minnst og ekki á því byggt að rekstraraðilar b5 Bar-Bistro, þ.e. félagið Bankastræti 5 ehf., hafi notað vörumerki stefnanda með samþykki stefnanda og því geti stefnandi ekki byggt á þeirri málsástæðu í málinu. Því haldi stefndu uppi notkunarleysi stefnanda á vörumerkinu b5 Bar-Bistro, sbr. 25. gr., og því að stefnandi geti ekki byggt rétt sinn á skráningu nr. 251/2010 (V0077410). Stefndi B Reykjavík ehf. haldi sömuleiðis uppi þeirri gagnkröfu að skráning vörumerkis stefnanda verði felld niður með dómi á sömu forsendum.

Verði eigi fallist á ofangreint sé á því byggt að skráð vörumerki stefnanda hafi aldrei verið í notkun stefndu og að líkindi þau sem stefnandi byggi kröfugerð sína á falli annars vegar ekki undir vörumerkjarétt stefnanda og uppfylli hins vegar ekki skilyrði vörumerkjaréttar um ruglingshættu.

Stefnandi krefjist staðfestingardóms um að stefnda B Reykjavík ehf. sé óheimilt að nota þann hluta orð- og myndmerkisins b5 úr vörumerkinu b5 Bar-Bistro í tengslum við veitinga- og skemmtistaðarekstur, sem og önnur afleidd vörumerki sem valdi eða geta valdið ruglingshættu við skráð vörumerki stefnanda. Tvö skilyrði þurfi samkvæmt 2. tölul. 4. gr. vml að vera fyrir hendi milli tveggja vörumerkja, annars vegar merkjalíking, þ.e. viðkomandi vörumerki þurfa að vera eins eða lík, og hins vegar vöru- og þjónustulíking, þ.e. viðkomandi vörumerki þurfa að vera skráð eða notuð fyrir sömu eða svipaðar vörur eða þjónustu. Þessi skilyrði séu í framkvæmd skoðuð í samhengi. Því meiri merkjalíking sem sé fyrir hendi, því minni kröfur séu gerðar til vöru- og þjónustulíkingar og öfugt. Við mat á því hvort ruglingshætta teljist vera fyrir hendi sé það samanburður á heildarmynd viðkomandi vörumerkja sem úrslitum ráði. Heildarmynd vörumerkis samanstandi af heildarútliti þess og þeim sjónrænu áhrifum sem það skilji eftir í huga hins almenna neytanda og því hvaða vörur og þjónustu viðkomandi vörumerki sé ætlað að auðkenna. Matið taki þá til þriggja þátta, sjón-, hljóð- og merkingarlíkingar, sem og vöru- og þjónustulíkingar, skoðað frá sjónarhóli hins almenna neytanda.

Af framlögðum gögnum málsins megi ráða að skráð vörumerki stefnanda sé b5 Bar-Bistro, sem sé samsett orð- og myndmerki. Myndmerkið sé samfléttun á bókstafnum b og tölustafnum 5 sem vísi til staðsetningarinnar Bankastrætis 5. Orðmerkið sé Bar-Bistro, sem ritað sé neðan myndmerkisins og uppfylli skilyrði vml um nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá þjónustu sem það er skráð fyrir og gefi tegund hennar afdráttarlaust til kynna.

Óskráð vörumerki stefnda sé B5 Club Reykjavík, en stefndi hafi vegna lögbanns og þessa máls gert tímabundnar breytingar á merkjum og auglýsingum rekstrarins. Séu vörumerki stefnanda og óskráð vörumerki stefnda borin saman m.t.t. ruglingshættu sé augljóst að ekki sé um sama fyrirtæki að ræða. Bæði séu sjálf myndmerkin og orðmerkin ólík að lit og lögun og leturgerðin allt önnur. Orðmerkin séu ekki þau sömu, eða sá hluti vörumerkisins sem gefi tegund rekstrar afdráttarlaust til kynna. Orðmerki stefnda sé Club Reykjavík og gefi hinum almenna neytanda í skyn að um sé að ræða næturklúbb í Reykjavík. Eini sameiginlegi þátturinn milli b5 Bar-Bistro og B5 Club Reykjavík sé skammstöfunin b5 sem vísi til staðsetningarinnar Bankastrætis 5 í Reykjavík. Réttur stefnanda nái eingöngu til hins samsetta orð- og myndmerkis b5 Bar-Bistro, en ekki til orða eða orðasambanda sem fáist ekki skráð ein sér. Óskráð vörumerki stefnda rúmist að engu leyti innan verndarsviðs vörumerkis stefnanda.

Sýknukröfu sinni til stuðnings byggi stefndi m.a. á 6. gr. vml um takmörkun á einkarétti eiganda yfir vörumerki, en af 2. tölul. 1. mgr. ákvæðisins megi ráða að eigandi vörumerkis geti ekki, að því tilskildu að notkun sé í samræmi við góða viðskiptahætti, bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi m.a. tákn eða lýsingar sem séu án sérkennis. Upptalning á takmörkunum einkaréttar eiganda yfir vörumerki vísi samkvæmt því til þess sem teljist lýsandi fyrir vöru eða þjónustu.

Í athugasemdum frumvarps til laga um breytingu á vml segi um 6. gr. að í greininni séu lagðar til breytingar sem varði takmarkanir á vörumerkjarétti og þeim sé ætlað að samræma íslensk lög að fullu við ákvæði 14. og 15. gr. Evróputilskipunarinnar. Með takmörkun vörumerkjaréttar sé átt við að í tilteknum tilvikum geti eigandi vörumerkis þurft að þola að þriðja aðila sé heimilt að nota vörumerki hans eða hluta þess í atvinnustarfsemi, að því gefnu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Þannig sé um að ræða takmörkun á þeim einkarétti sem skráning vörumerkis veiti samkvæmt 4. gr. vml. Gerðar hafi verið smávægilegar breytingar á 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. vml, en eigandi vörumerkis geti ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi sinni almenn orð eða lýsingar á þeim grundvelli. Horft sé til þess að samræma ákvæði laga um vörumerki betur við orðalag 14. gr. Evróputilskipunarinnar og því verið bætt við að sú lýsing eða tákn sem gæti fallið undir töluliðinn þurfi að vera án sérkennis.

Sá hluti vörumerkis stefnanda, b5, sem á reyni í málinu vísi til skammstöfunar á staðsetningunni, Bankastræti 5, 101 Reykjavík. Þessi sami hluti merkisins myndi ekki fást skráður einn sér, sbr. 1. mgr. 15. gr. vml. Þar komi fram að vörumerkjaréttur sá er menn öðlist við skráningu nái ekki til þess hluta merkisins sem ekki sé heimilt að skrá einan sér. b5-hluti merkisins uppfylli því ekki heldur þær kröfur er leiða megi af 2. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml um tákn eða merki, sem ekki skuli skrá í vörumerkjaskrá. Í 2. tölul. segi að vörumerki sem skorti nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá.

Af 13. gr. vml leiði að við mat á ruglingshættu við vörumerki sem innihaldi orð eða tákn sem ein sér uppfylli ekki kröfur sem lýst sé í töluliðum 1. mgr. 13. gr. laganna til skráningar á vörumerkjaskrá beri að horfa fram hjá þeim hlutum viðkomandi vörumerkis. Sá hluti vörumerkis stefnanda sem á reyni í málinu, b5, myndi ekki fást skráður í vörumerkjaskrá einn sér og því beri samkvæmt 13. gr. að horfa fram hjá þessum hluta merkisins við mat á ruglingshættu við óskráð vörumerki stefnda.

Síðari hluti merkisins, Bar-Bistro, uppfylli kröfur í 13. gr. vml. Sá hluti orðmerkisins hafi næg sérkenni í tengslum við þá þjónustu sem það sé skráð fyrir og gefi tegund hennar afdráttarlaust til kynna. Fyrri hluti merkisins sem á reyni í málinu skorti bæði sérkenni og aðgreiningarhæfi. Ekkert liggi fyrir í framlögðum gögnum stefnanda um að þessi fyrri hluti vörumerkisins hafi með tímanum öðlast sérkenni á grundvelli notkunar, í skilningi 2. mgr. 13. gr., til að geta fengist skráður einn sér. Eðli máls samkvæmt beri stefnandi sönnunarbyrði fyrir því.

Stefndu byggi því á þeim málsástæðum að notkun stefnda B Reykjavík ehf. á vörumerkinu b5 sé ekki andstæð góðum viðskiptaháttum. Stefndi B Reykjavík ehf. hafi réttmæta ástæðu til notkunar á vörumerkinu b5. Það sé stefnda B Reykjavík ehf. fjárhagsleg nauðsyn að nota vörumerkið b5. Ekki sé um ruglingshættu að ræða milli skráðs vörumerkis stefnanda og óskráðs vörumerkis stefnda B Reykjavík ehf. Þau tengist ekki sömu starfsemi og ekki sé um neina starfsemi að ræða hjá stefnanda undir þessu vörumerki. Vörumerkjaskráning stefnanda b5 Bar-Bistro hjá Hugverkastofu sé fallin niður sakir notkunarleysis og loks sé byggt á því að b5-hluti vörumerkis stefnanda njóti ekki vörumerkjaréttar.

Krafist sé sýknu af kröfulið 2 um að hætta notkun á vörumerkinu í samræmi við lögbannsgerð að viðlögðum dagsektum. Byggt sé á öllu fyrrgreindu og því að forsendur fyrir lögbanni séu ekki lengur fyrir hendi.

Sýknukrafa af kröfulið 3, um að stefndu verði óskipt gert að greiða sekt í ríkissjóð vegna ítrekaðra brota gegn lögbanni, byggist á því að lögbannsgerðin hefði með réttu aldrei átt að fara fram. Í kjölfar dóms í þessu máli um sýknu af fyrri kröfum stefnanda og eftir dóm um kröfur í gagnsök blasi við að lögbann verði endurupptekið og fellt niður.

Þá sé stefnandi ekki með neina starfsemi sem geti skaðast vegna ruglingshættu og notkun stefndu raski ekkert starfsemi stefnanda. Tjón sem felist í því að hafa leitað aðstoðar lögmanns við það að ná fram lögbanni á heiti næturklúbbs stefnda B Reykjavík ehf. sé alfarið sjálfskaparvíti stefnanda.

Krafist sé sýknu af kröfulið 5, um að stefndu verði gert að greiða stefnanda 9.868.829 krónur fyrir ólögmæta hagnýtingu vörumerkisins. Byggt sé á því að ekki sé um þá ólögmætu hagnýtingu að ræða sem stefnandi byggi á og á því að stefnandi hafi engin gögn um það lagt fram eða með öðrum hætti fært að því sönnur að hagnaður af rekstri staðarins umrætt tímabil hafi verið sá sem byggt sé á í stefnu.

Málsástæður og lagarök gagnstefnanda B Reykjavík ehf. í gagnsök Í gagnsök krefst gagnstefnandi þess að skráning aðalstefnanda á vörumerkinu b5 Bar-Bistro (V0077410) nr. 251/2010 hjá Hugverkastofu verði felld niður að öllu leyti eða að hluta. Krafan um niðurfellingu skráningar vörumerkisins að öllu leyti byggist á 25. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, um notkunarskyldu eiganda vörumerkis. Krafan um brottfellingu að hluta, að því er varðar „b5“-hluta vörumerkisins, byggist á því að sá hluti njóti ekki vörumerkjaverndar, sbr. 13. og 15. gr. vml. Byggt sé á notkunarleysi aðalstefnanda á vörumerkinu b5 Bar-Bistro og vísað til þess að hafi eigandi skráðs vörumerkis ekki innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár samfellt, megi fella skráninguna niður með ákvörðun Hugverkastofu eða dómi, sbr. 28. gr. c, nema gildar ástæður búi að baki.

Undantekningarregla um það skilyrði að eigandi sjálfur skuli hefja raunverulega notkun merkis sé í 6. mgr. 16. gr. Evróputilskipunarinnar frá 16. desember 2015 (ESB 2015/2436), en þar segi að notkun vörumerkis með samþykki eiganda þess teljist jafngilda notkun hans sjálfs. Sama regla sé í 3. mgr. 25. gr. vml, þar sem fram komi að sé vörumerki notað af öðrum en eiganda, en með samþykki hans, skuli leggja þá notkun að jöfnu við notkun eiganda. Ekki sé á slíku samþykki byggt af hálfu aðalstefnanda.

Í a-lið 1. mgr. 28. gr. c í vml komi fram að skráningu á vörumerki sé hægt að fella niður, í heild eða að hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofu hafi merki ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. laganna innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hafi ekki verið notað. Tímafrestur samkvæmt skráningu Hugverkastofu nr. 251/2010 miðist við umsóknardag, sbr. 1. mgr. 26. gr. laganna.

Skráð vörumerki aðalstefnanda sé b5 Bar-Bistro sem sé samsett orð- og mynd-merki, en myndmerkið sé samfléttun á bókstafnum b og tölustafnum 5 sem vísi til staðsetningarinnar Bankastrætis 5. Orðmerkið sé Bar-Bistro ritað neðan myndmerkisins og uppfylli skilyrði vml um nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá þjónustu sem það er skráð fyrir og gefi tegund hennar nokkuð afdráttarlaust til kynna.

Óskráð vörumerki gagnstefnanda sé B5 Club Reykjavík. Við samanburð á skráðu vörumerki aðalstefnanda og óskráðu vörumerki gagnstefnanda m.t.t. ruglingshættu sé augljóst að ekki sé um sama rekstraraðila að ræða. Sjálf myndmerkin og orðmerkin séu ólík að lit og lögun og leturgerðin allt önnur. Orðmerkin séu ekki þau sömu eða sá hluti vörumerkisins sem gefi tegund hennar afdráttarlaust til kynna. Orðmerki gagnstefnanda sé Club Reykjavík og gefi hinum almenna neytanda í skyn að um sé að ræða næturklúbb sem staðsettur sé í Reykjavík. Það eina sameiginlega milli b5 Bar-Bistro og B5 Club Reykjavík sé tilvísun í skammstöfunina b5 sem vísi til staðsetningarinnar Bankastrætis 5, 101 Reykjavík.

Réttur aðalstefnanda nái eingöngu til hins samsetta orð- og myndmerkis b5 Bar-Bistro (V0077410), en ekki til orða eða orðasambanda sem fáist ekki skráð ein sér. Óskráð vörumerki gagnstefnanda falli ekki innan verndarsviðs vörumerkis gagnstefnda.

Sá hluti vörumerkis aðalstefnanda, b5, sem hér reyni á vísi til skammstöfunar á staðsetningunni, Bankastræti 5, 101 Reykjavík. Þessi hluti merkisins myndi ekki fást skráður einn sér, sbr. 1. mgr. 15. gr. vml, en þar komi fram að vörumerkjaréttur sem menn öðlist við skráningu nái ekki til þess hluta merkisins sem ekki sé heimilt að skrá einan sér. b5-hluti merkisins uppfylli því ekki heldur þær kröfur er leiða megi af 2. tölul. 1. mgr. 13. gr. vml, um tákn eða merki, sem ekki skuli skrá í vörumerkjaskrá, þar sem segi að vörumerki sem skorti nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir skuli ekki skrá í vörumerkjaskrá.

Þar sem sá hluti vörumerkis aðalstefnanda sem á reyni í málinu, b5, myndi ekki fást skráður í vörumerkjaskrá einn sér beri samkvæmt 13. gr. að horfa fram hjá þessum hluta merkisins við mat á ruglingshættu við óskráð vörumerki stefnda.

Síðari hluti merkisins, Bar-Bistro, uppfylli að öðru leyti kröfur í 13. gr. vml. Sá hluti orðmerkisins hafi nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá þjónustu sem það sé skráð fyrir og gefi tegund hennar afdráttarlaust til kynna. Fyrri hluta skorti bæði sérkenni og aðgreiningarhæfi. Ekkert liggi fyrir í framlögðum gögnum málsins í aðalsök um að þessi fyrri hluti vörumerkisins hafi með tímanum öðlast sérkenni á grundvelli notkunar, í skilningi 2. mgr. 13. gr., til þess að fást skráður einn sér, en eðli máls samkvæmt beri aðalstefnandi sönnunarbyrði fyrir því.

Gagnstefnandi vísi til laga nr. 45/1997 um vörumerki, m.a. 13. gr., 15. gr., 25. gr. og 28. gr. c þeirra laga. Varðandi heimild til gagnstefnu sé vísað til 2. mgr. 28. gr., sbr. 3. mgr. 28. gr., laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Varðandi kröfu um greiðslu málskostnaðar vísast til 130. gr. sömu laga.

Málsástæður og lagarök aðalstefnanda í gagnsök

Gagnstefnandi byggi á því að fella beri niður skráningu vörumerkisins á grundvelli 25. gr. vml um notkunarskyldu eiganda skráðra vörumerkja. Í þeirri skyldu felist að eigendum sé skylt að hefja raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það sé skráð fyrir innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk og heimilt sé að fella niður skráningu með dómi ef slík notkun hafi ekki hafist eða notkun vörumerkisins hafi fallið niður í fimm ár samfellt.

Fyrir liggi að sá fimm ára frestur sem ákvæðið mæli fyrir um sé ekki liðinn, enda hafi b5 í fyrri mynd endanlega verið lokað síðsumars árið 2020 þegar ómögulegt hafi verið að halda slíkum rekstri úti sökum kórónuveirufaraldursins sem þá hafi geisað. Eigendur hafi í raun verið nauðbeygðir til að loka vegna þeirra takmarkana sem settar hafi verið á samkomur og skemmtanahald af stjórnvöldum, sem ekki hafi samrýmst eðli rekstursins. Leiga fyrir húsnæðið hafi sömuleiðis hækkað og ljóst verið að reksturinn myndi ekki standa undir sér við þær aðstæður sem þá hafi verið í þjóðfélaginu. Húsnæðið hafi verið auglýst til leigu í nóvember 2020.

Nýir rekstraraðilar hafi tekið við húsnæðinu og hafi opnað þar skemmtistað sumarið 2021 undir nafninu „Bankastræti Club“ og hafi sá staður verið í rekstri undir því nafni allt þar til gagnstefnandi tók við rekstrinum. Vörumerkið b5 hafi verið skráð eign aðalstefnanda hjá Hugverkastofu og hafi eigendur þess ekki haft hug á að selja það nýjum rekstraraðila.

Gagnstefnandi hafi ákveðið að ráðast í breytingar og hafi hafið ólögmæta notkun sína á vörumerkinu b5 snemma sumars árið 2023 án alls samráðs við eigendur vörumerkisins og þvert á vilja þeirra. Hann hafi tilkynnt í fjölmiðlum að markmið hans væri að „endurvekja gamla b5“ og tekið upp nafn þess staðar sem áður hafi verið í húsnæðinu, án þess að hafa nokkurn tímann haft samband við réttmæta eigendur vörumerkisins. Gagnstefnandi hafi aldrei komið að rekstri b5 áður fyrr og hafi enga tengingu haft við vörumerkið. Hann hafi tekið upp notkun þess til þess eins að auka veg eigin staðar í ljósi hagstæðrar staðsetningar, á kostnað þeirra sem staðið hefðu að uppbyggingu vörumerkisins b5 í fjölda ára.

Aðeins tæplega þrjú ár hefðu liðið frá því að b5 var lokað og þar til gagnstefnandi hefði tekið upp notkun vörumerkisins í heimildarleysi, en fram til ágústmánaðar 2020 hafi vörumerkið verið í raunverulegri notkun í tengslum við þann stað sem rekinn hafi verið við Bankastræti 5 í miðbæ Reykjavíkur. Það sé óumdeilt í máli þessu. Þá liggi fyrir að aðalstefnandi hafi haft fyrirætlanir um að opna sambærilegan rekstur undir fyrra nafni í ljósi þeirrar miklu viðskiptavildar sem í vörumerkinu felst þegar rétt tækifæri gæfist og lengi hefði legið fyrir að taka ætti vörumerkið aftur í notkun með einhverjum hætti. Einn af fyrrum eigendum staðarins hafi lýst því yfir í viðtali við Vísi 30. júní 2021 að stefnt væri að því að opna b5 að nýju, þá á öðrum stað við Hverfisgötu og hafi hann sagt að það væri vegna þess að b5 væri „með sterkari vörumerkjum á landinu“. Eigendur vörumerkisins hefðu því ekki haft hug á að láta það af hendi og hafi staðsetning engin fyrirstaða verið í því samhengi. Vörumerkið væri vel þekkt, hefði lengi verið samofið næturlífsmenningu landsmanna og ákveðin ímynd og traust falist í því.

Hið meinta notkunarleysi sem gagnstefnandi haldi fram geti því ekki orðið grundvöllur niðurfellingar vörumerkisins hjá Hugverkastofu, enda aðeins tæplega þrjú og hálft ár síðan það var síðast í lögmætri notkun. Því sé ekki heimild fyrir hendi til að fella skráningu þess niður á grundvelli 25. gr. vml. Til stuðnings kröfu sinni um niðurfellingu vörumerkisins að hluta, nánar tiltekið þess hluta sem innihaldi „b5“, byggi gagnstefnandi á því að ekki sé ruglingshætta til staðar þar sem augljóst eigi að vera að um annan rekstraraðila sé að ræða og vísi til þess að sú þjónusta sem gefin sé til kynna í vörumerkjunum sé ólík, og merkin sjálf séu ólík að lit og lögun. Þessu sé mótmælt, enda augljós ruglingshætta til staðar. Ekki sé nóg með að gagnstefnandi hafi beinlínis lýst því yfir að ætlun hans væri að endurskapa sama stað og áður hefði verið í húsnæðinu, og þar með talið neytendum trú um að þeir myndu fá sömu þjónustu og áður undir sama merki, heldur séu vörumerkin síður en svo ólík.

Skráð vörumerki aðalstefnanda sé þannig bókstafurinn „b“ í lágstöfum við hlið tölustafsins „5“ í hvítu letri á dökkum bakgrunni. Það vörumerki sem gagnstefnandi vísi til, og segi vera sitt, sé byggt upp með sama hætti, það er „b5“ skeytt saman þar sem bókstafurinn sé í lágstöfum og einnig á dökkum bakgrunni. Gagnstefnandi noti nær eingöngu „b5“ í auglýsingaefni sínu, rétt eins og sá staður sem rekinn var undir skráðu vörumerki aðalstefnanda, og heiti nánast það sama á samfélagsmiðlinum Instagram og hinn fyrri staður, b5reykjavik sé notað af gagnstefnanda, en b5_reykjavik hafi verið notandanafn aðalstefnanda. Sá miðill sé hvað mest notaður af gagnstefnanda til að auglýsa þjónustu sína til síns markhóps.

Í báðum tilfellum sé um að ræða sömu þjónustu, þ.e. rekstur skemmtistaðar. Það sé því hagur gagnstefnanda að höfða til þeirra sem áður hafi sótt skemmtistaðinn b5, sem borið hafi skráð vörumerki aðalstefnanda, og því sé um að ræða nákvæmlega sömu þjónustu. Þegar ruglingshætta sé metin beri að meta slíkt út frá sjónarhóli neytandans. Það sem einkum skipti máli við mat á því hvort ruglingshætta verði talin vera með vörumerkjum sé hvort sjón-, hljóð- og vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta beri alla þessa þætti saman út frá sjónarhóli neytandans. Það sem ráði úrslitum sé hvort heildarmyndin sé svo lík að talið sé að hún geti valdið ruglingi. Þá skipti máli hvort einhver þáttur merkis sé meira ráðandi en annar, sem í þessu tilfelli væri beinlínis samsetning bókstafsins og tölustafsins „b5“.

Enginn vafi leiki á því að skráð vörumerki aðalstefnanda og það vörumerki sem gagnstefnandi hafi notað í starfsemi sinni séu afar lík. Ruglingshættan hvað sjónlíkingu varði sé því ótvíræð, enda aðgreini þau ekkert annað en lítil litabreyting og annað letur sem svipi þó mjög til þess sem notað sé í hinu skráða vörumerki. Áhersluþáttur í báðum merkjum sé fyrrnefnd samsetning sem hafi að nýju prýtt stað gagnstefnanda, þótt þær merkingar hefðu verið fjarlægðar í kjölfar lögbanns.

Varðandi hljóðlíkingu sé ljóst að gagnstefnandi noti „b5“ til þess að vísa til staðarins og þeirrar þjónustu sem hann bjóði upp á, sem jafnframt sé einkennandi þáttur og aðgreinandi þáttur í skráðu vörumerki aðalstefnanda. Með sama hætti hafi ávallt verið vísað til fyrri staðar sem hafi borið hið skráða vörumerki sem „b5“. Því sé um að ræða sama heiti í báðum tilfellum, og hljóðlíking því til staðar.

Þá sé um nákvæmlega sömu þjónustu að ræða, á sama stað og hið skráða vörumerki hafi verið í notkun. Þrátt fyrir að hið skráða vörumerki vísi til „Bar-Bistro“ en merki gagnstefnanda til „Club Reykjavík“ sé það almenn vitneskja að b5 hafi áður verið rekinn sem næturklúbbur og því sé um að ræða nákvæmlega sömu þjónustu undir sama nafni. Því sé óþarft að fjalla nánar um þjónustulíkingu í þessu tilviki.

Hér sé um að ræða skráð vörumerki sem njóti verndar sem slíkt. Aðalstefnandi hafi þegar fengið lagt lögbann á notkun gagnstefnanda á vörumerkinu sem gagnstefnandi hafi formlega sagt í fyrirtöku hjá sýslumanni að hann myndi una en hafi ítrekað virt að vettugi þrátt fyrir tilmæli bæði aðalstefnanda og lögreglu.

Sá vörumerkjaréttur sem stofnast við skráningu vörumerkisins veiti eiganda þess einkarétt á notkun þess samkvæmt 4. gr. vml. Eiganda vörumerkis sé því heimilt að banna þriðja aðila að nota vörumerki í starfsemi sinni sem sé eins og eða líkt vörumerki hans í tengslum við sömu eða svipaða þjónustu sé hætt við ruglingi. Sami réttur sé fyrir hendi teljist vörumerkið vel þekkt hér á landi og notkunin hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Um sama vörumerki sé að ræða fyrir sömu þjónustu og því sé aðalstefnanda heimilt að banna notkun þess á grundvelli 1. tölul. 4. gr. vml. Ruglingshætta sé fyrir hendi og skilyrði 2. tölul. 4. gr. vml uppfyllt. Einnig sé 3. tölul. 4. gr. uppfylltur, enda sé „b5“ vel þekkt vörumerki í skemmtanalífi hér á landi. Gagnstefnandi hafi rýrt orðspor þess svo um muni frá því að hann hafi hafið ólögmæta notkun þess, bæði með háttsemi sinni í tengslum við lögbannsmálið og önnur mál sem upp hafi komið frá því að hann hafi eignast reksturinn og tekið upp nafnið „b5“. Háttsemi gagnstefnanda hafi gert það að verkum að aðalstefnanda sé nær ómögulegt að nota hið skráða vörumerki sitt og hefja sams konar rekstur undir merkjum b5 meðan gagnstefnandi hagnýti sér vörumerkið með ólögmætum hætti. Staðsetning hefði ekki verið nein fyrirstaða í þeim efnum, vörumerkið sé það rótgróið og hafi öðlast svo sterkt sérkenni á grundvelli notkunar í á annan áratug að starfsemi aðalstefnanda hefði getað gengið nær hvar sem er, enda sé það vörumerkið „b5“ sem neytendur þekki og hafi lagt traust sitt á. Breyti þar engu þó að upphaf þess megi rekja til fyrri staðsetningar. Væri litið svo á að vörumerkið teldist of almennt á hlutlægum mælikvarða sé notkun þess svo víðtæk og vörumerkið þekkt í huga hins almenna neytanda að færa mætti sterk rök fyrir því að það hafi, óháð skráningu, öðlast sérkenni á grundvelli þeirrar notkunar.

Að virtu framangreindu beri að sýkna aðalstefnanda af kröfum gagnstefnanda um niðurfellingu vörumerkisins „b5 Bar-Bistro“ sem skráð er hjá Hugverkastofu. Um lagarök sé vísað til laga nr. 45/1997, um vörumerki, einkum 2. gr., 3. gr. og 4. gr. laganna.

Niðurstaða

Mál þetta snýst um meinta ólögmæta notkun á vörumerki sem aðalstefnandi er skráður eigandi að hjá Hugverkastofu. Málsatvikum er lýst í sérstökum kafla hér að framan og vísast til þess sem þar kemur fram.

Lögbann var að beiðni aðalstefnanda lagt við notkun gagnstefnanda B Reykjavík ehf. á hluta vörumerkisins, þ.e. myndmerkinu „b5“, í tengslum við veitinga- og skemmtistaðarekstur. Því var lýst yfir af hálfu gerðarþola á embætti sýslumanns 18. ágúst 2023 að lögbanninu væri unað án staðfestingarmáls og kom því ekki til höfðunar slíks máls fyrir dómi, sbr. 36. gr. laga nr. 31/1990, um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Aðalstefnandi krefst þess hér í fyrsta kröfulið að staðfest verði með dómi að slík notkun, sem lögbann var lagt við, sé gagnstefnanda óheimil. Að auki er í sama kröfulið krafist staðfestingar á því að honum sé óheimilt að nota önnur vörumerki sem valdi eða geti valdið ruglingshættu við skráð vörumerki aðalstefnanda. Af hálfu stefndu er á því byggt að ekki hafi verið um að ræða notkun á skráða myndmerkinu, heldur aðrar útgáfur á bókstafnum b og tölustafnum 5. Stefndu telji sér heimilt og nauðsynlegt að nota þær útgáfur vegna þess að rekstur þeirra sé við Bankastræti 5 og að þeirra merki sé aðeins ætlað að vísa til þess heimilisfangs.

Eftir að málið var höfðað hafa aðstæður breyst með þeim hætti að gagnstefnandi er ekki lengur með rekstur við Bankastræti 5 og upplýst var við aðalmeðferð málsins af hálfu stefndu að rekstri þar hefði verið hætt í síðasta lagi 1. júlí 2024 og hefur því ekki verið mótmælt af hálfu gagnaðila að sú sé raunin. Eru því aðrar aðstæður uppi nú en voru þegar kröfum stefndu um að málinu yrði vísað frá dómi í heild eða að hluta var hafnað 27. maí 2024, en þær kröfur hafa stefndu nú ítrekað. Ekkert er komið fram í málinu um að stefndi B Reykjavík ehf. noti nú eða hyggist nota einhverjar útgáfur af skammstöfun heimilisfangsins Bankastrætis 5, sem fyrsta dómkrafa í aðalsök snýst um, í tengslum við veitinga- og skemmtistaðarekstur. Verður því fallist á það með stefndu að aðalstefnandi hafi ekki sýnt fram á að hafa lögvarða hagsmuni af því að staðfest verði með dómi að gagnstefnanda sé slík notkun óheimil. Krafan felur nú í raun aðeins í sér lögspurningu, sbr. 1. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991. Ber því að vísa henni frá dómi, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar í máli nr. 446/2017.

Af sömu ástæðum, og sérstaklega með vísun til málsástæðna gagnstefnanda um að notkun hans á útfærslum á skammstöfuninni b5 og þörf hans á heimild til þess tengist aðeins rekstrinum í Bankastræti 5, verður gagnstefnandi ekki talinn hafa sýnt fram á að hafa nú nokkra lögvarða hagsmuni af því að fallist verði á kröfur hans um að skráning vörumerkis aðalstefnanda hjá Hugverkastofu verði felld niður, að hluta eða að fullu. Enda þótt hver sem er geti farið fram á niðurfellingu skráningar vörumerkis hjá Hugverkastofu, sbr. 2. mgr. 28. gr. c í lögum um vörumerki nr. 45/1997, leiðir af öðrum ákvæðum laganna að þess verður ekki krafist á grundvelli notkunarleysis í fimm ár, svo sem byggt er á í aðalkröfu gagnstefnanda, nema sú sé raunin. Þá verður dóms ekki krafist um þau atvik ef skilyrði 25. gr. laga nr. 91/1991 um lögvarða hagsmuni af úrlausn máls eru ekki fyrir hendi. Verður kröfum gagnstefnanda í gagnsök því vísað frá dómi án kröfu.

Önnur dómkrafa í aðalsök beinist að báðum stefndu. Þess er krafist að þeim verði gert að hætta notkun á vörumerkinu b5 í samræmi við lögbannsgerð, að viðlögðum dagsektum. Aðalstefnandi vísar til heimildar 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 og byggir á því að nauðsynlegt sé að lagðar verði dagsektir á stefndu á meðan vörumerkið sé í ólögmætri notkun af þeirra hálfu og þar til notkun þess verði hætt. Það er eðli dagsekta að þvinga til athafna eða athafnaleysis. Þar sem ekki liggur annað fyrir en að allri meintri misnotkun á myndmerkinu hafi verið hætt er tilgangslaust að leggja nú á dagsektir til að knýja á um slíkt. Engir lögvarðir hagsmunir eru lengur fyrir hendi til álagningar dagsekta og verður þessari dómkröfu aðalstefnanda því einnig vísað frá dómi.

Kröfuliði 3, 4 og 5 í aðalsök styður aðalstefnandi þeim rökum að stefndu hafi af fullum ásetningi brotið gegn lögbanni og því séu skilyrði 2. og 3. mgr. 32. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. fyrir hendi, sem og 2. mgr. 42. gr. og 43. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, til að dæma stefndu óskipt til greiðslu sektar og til greiðslu skaðabóta og endurgjalds fyrir notkun vörumerkisins.

Í þriðja dómkröfulið í stefnu er þess krafist að stefndu verði óskipt gert að greiða sekt í ríkissjóð vegna ítrekaðra brota af ásetningi gegn fyrrnefndri lögbannsgerð. Í 2. mgr. 32. gr. laga nr. 31/1990 kemur fram að dæma megi gerðarþola, í máli sem gerðarbeiðandi höfðar, til greiðslu sektar sem renni í ríkissjóð brjóti gerðarþoli lögbann af ásetningi eða stórfelldu gáleysi og eigi hið sama við um aðra menn sem vísvitandi liðsinni gerðarþola í broti á lögbanni. Lögbannið, sem unað var við, var lagt við notkun á vörumerkinu „b5“ í tengslum við veitinga- og skemmtistaðarekstur. Við athugun lögreglu í tveimur eftirlitsheimsóknum vegna lögbannsins í byrjun september 2023 kom í ljós að einhverjir starfsmanna gerðarþola notuðu fatnað sem bar „b5“-myndmerkið sem lögbannið tók til, en aðrar athugasemdir voru ekki gerðar. Skýringar stefnda Sverris í fyrri heimsókninni voru þær að um gamlan fatnað væri að ræða og í þeirri síðari kom fram að hann teldi þau merki á fatnaði vera ótengd skemmtistaðnum, lögbanninu og gamla skemmtistaðnum. Ekkert er upplýst um frekari eftirfylgni lögreglu af þessu tilefni. Að þessu virtu verður ekki talið í ljós leitt að brotið hafi verið ítrekað gegn lögbanninu af ásetningi, svo sem haldið er fram, sem leitt geti til þess að sektir verði á lagðar á grundvelli 2. mgr. 32. gr. laga nr. 31/1990. Ákvæði 2. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sem vísað er til í málsástæðukafla stefnu, um sektir fyrir ásetningsbrot gegn vörumerkjarétti, sem í getur falist fleira en það sem lögbann var lagt við, kemur ekki til álita hér eins og dómkrafan er fram sett. Verða stefndu því sýknaðir af þessum kröfulið.

Í fjórða kröfulið stefnu í aðalsök er þess krafist að stefndu greiði aðalstefnanda óskipt 10.000.000 króna í skaðabætur fyrir ólögmæta notkun vörumerkisins. Til stuðnings kröfunni er vísað til 3. mgr. 32. gr. laga nr. 31/1990, en þar kemur fram að brjóti gerðarþoli eða einhver á hans vegum lögbann af ásetningi eða gáleysi beri þeim að bæta gerðarbeiðanda það tjón sem brotið bakar honum. Jafnframt er vísað til reglna um skaðabætur utan samninga og almennu skaðabótareglunnar og byggt á því að stefndu hafi skaðað orðspor vörumerkisins. Þá er og vísað til 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997 um skaðabætur fyrir tjón af broti gegn vörumerkjarétti til stuðnings skaðabótakröfunni. Stefnandi byggir bótakröfu sína á því að vegna háttsemi stefndu, sem ekki fylgi lögum og reglum, hafi hann orðið fyrir fjártjóni, einkum vegna útlagðs lögmannskostnaðar sem fallið hafi til við að halda uppi lögbanni.

Að virtum atvikum og gögnum málsins verður tekið undir þá málsástæðu stefndu að stefnandi hafi hvorki sýnt fram á að hann hafi haft tekjur af notkun vörumerkisins né að háttsemi stefndu hafi leitt til tekjutaps hans. Ekkert hefur komið fram í málinu sem bendir til þess að stefnandi hafi rekið starfsemi sem tengist orðspori vörumerkisins meðan á rekstri stefndu við Bankastræti 5 stóð eða síðar. Aðalstefnandi hefur ekki sýnt fram á það hvernig fjártjón hans, sem sé afleiðing saknæmrar háttsemi stefndu, er til komið. Fjárkrafan er engum gögnum studd, hún er ekki sundurliðuð eða gerð nánari grein fyrir því hvernig fjárhæðin er fundin. Bótakrafan er því vanreifuð og fullnægir ekki áskilnaði d- og e- liða 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991. Skaðabætur verða ekki dæmdar að álitum þegar svo stendur á og verður kröfu aðalstefnanda um greiðslu 10.000.000 króna í skaðabætur því vísað frá dómi.

Hér að framan hefur dómurinn komist að þeirri niðurstöðu að vegna breyttra aðstæðna frá því að málið var höfðað standi nú hvorki lagaskilyrði til efnisdóms um kröfur aðalstefnanda, annars vegar um staðfestingu á að gagnstefnanda sé óheimilt að nota vörumerkið eða önnur lík merki og hins vegar um álagningu dagsekta á stefndu, né til dóms um kröfur gagnstefnanda um niðurfellingu skráningar á vörumerkinu. Þá er ekki talið sannað að brotið hafi verið gegn lögbanni með þeim hætti sem lýst er í dómkröfu þannig að sektarrefsingu varði og loks verður skaðabótakröfu aðalstefnanda vísað frá dómi vegna vanreifunar á meintu bótaskyldu fjártjóni hans.

Þá stendur eftir dómkrafa aðalstefnanda í kröfulið 5 þar sem þess er krafist að stefndu verði óskipt gert að greiða stefnanda 9.868.829 krónur fyrir ólögmæta hagnýtingu vörumerkisins. Krafan byggist á 1. mgr. 43. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997, en þar kemur fram að þeim sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti sé skylt að greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis. Óumdeilt er að aðalstefnandi er skráður eigandi vörumerkisins „b5 Bar-Bistro“. Í því felst einkaréttur á notkun þess samkvæmt ákvæðum vörumerkjalaga, sem nánar er lýst í 4. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 71/2020. Þar kemur fram að eigandi vörumerkis getur bannað þriðja aðila að nota án leyfis tákn í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu. Ekki aðeins sé um að ræða tákn sem sé eins og vörumerkið og notað fyrir sömu vörur og þjónustu, heldur einnig tákn sem sé líkt því, sé hætt við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum, og loks einnig sé táknið notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Brot gegn vörumerkjarétti stefnanda, sem krafan um greiðslu fyrir ólögmæta hagnýtingu byggist á, geta falist í notkun á fleiri táknum en því myndmerki sem lögbann var lagt við notkun á.

Með bréfi lögmanns aðalstefnanda til gagnstefnanda, dags. 27. júlí 2023, var vakin athygli á skráningu vörumerkisins og þess krafist að gagnstefnandi fjarlægði allar merkingar sem sýndu eða vísuðu til vörumerkisins „b5“. Frá móttöku bréfsins verður því að telja gagnstefnanda hafa verið grandsaman um vörumerkjarétt aðalstefnanda og undi hann lögbanni um bann við notkun myndmerkisins „b5“ 18. ágúst 2023. Aðalstefnandi lagði með stefnu fram gögn sem sýna ítrekaða notkun líkra merkja í skilningi 4. gr. vörumerkjalaga frá þeim tíma til 4. október 2023 og hefur síðar lagt fram skjáskot af Instagram, sem hann kveður vera frá 5. janúar 2024, og myndir af staðnum að utan frá 10. janúar s.á., þar sem notuð eru tákn lík vörumerki aðalstefnanda. Ekki er upplýst um óheimila notkun eftir þann dag eða nánar upplýst um það hvenær staðnum var lokað, annað en það sem lögmaður gagnstefnanda upplýsti við aðalmeðferð, að það hefði verið í síðasta lagi 1. júlí 2024. Gagnstefnandi hefur að mati dómsins ekki sýnt fram á að hann hafi haft réttmæta ástæðu í skilningi 3. tölul. 4. gr. vörumerkjalaga til þess að nota táknin með þessum hætti og telst notkunin vera brot í skilningi 1. mgr. 43. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 gegn vörumerkjarétti aðalstefnanda.

Stefnandi byggir á því að við mat á hæfilegu endurgjaldi sé eðlilegt að líta til afkomu skemmtistaðareksturs undir merkjum b5 áður fyrr og krefst endurgjalds sem svari til hagnaðar þess reksturs á fjögurra mánaða tímabili á árinu 2018. Telja verður óumdeilt að viðskiptavild vörumerkisins hafi skapast í þeim rekstri, en málsástæður stefnanda, um að vinna og kostnaður sem lagt hafi verið út í til að skapa viðskiptavildina skipti máli, hafa hér takmarkaða þýðingu við mat á hæfilegu endurgjaldi til hans, enda hefur stefnandi upplýst fyrir dómi að hann hafi ekki eignast vörumerkið fyrr en eftir að rekstri staðarins á vegum félagsins Bankastræti 5 ehf., undir merkjum b5, var hætt. Ekki verður þó ætlað að allur hagnaður af rekstri Bankastrætis 5 ehf. í fjóra mánuði á árinu 2018 hafi komið til vegna vörumerkisins b5 og viðskiptavildar sem það þá naut. Hæfilegt endurgjald fyrir óheimila notkun vörumerkisins og líkra tákna af gagnstefnanda um fjögurra mánaða skeið verður ákveðið að álitum, sbr. til hliðsjónar t.d. dóm Hæstaréttar í máli nr. 97/2016 og dóm Landsréttar í máli nr. 403/2018. Þykir eins og hér stendur á rétt að gera gagnstefnanda að greiða aðalstefnanda 500.000 krónur í slíkt endurgjald fyrir ólögmæta hagnýtingu vörumerkisins.

Ekkert er upplýst um að stefndi Sverrir hafi hagnast persónulega á broti gagnstefnanda á vörumerkjarétti aðalstefnanda. Hann er ekki skráður eigandi eða hluthafi í gagnstefnanda og skiptir ekki máli í því efni þótt hann hafi sagst eiga félagið, hann hafi verið að störfum fyrir það og sinnt samskiptum við lögreglu og lögmann aðalstefnanda. Verður því að sýkna stefnda Sverri af kröfu um að hann verði dæmdur til greiðslu endurgjaldsins óskipt með gagnstefnanda.

Eins og málið er vaxið, eftir atvikum og með hliðsjón af vafaatriðum, þykir rétt með vísun til 3. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 að hver aðili beri sinn kostnað af málinu.

Kristrún Kristinsdóttir héraðsdómari kveður upp dóm þennan. Dómsuppsaga hefur dregist umfram fjórar vikur frá dómtöku málsins, en gætt var ákvæða 115. gr. laga nr. 91/1991 við uppkvaðningu dómsins.

Dómsorð:

Vísað er frá dómi kröfum aðalstefnanda, KG ehf., í fyrsta, öðrum og fjórða kröfulið í aðalsök. Vísað er frá dómi aðalkröfu og varakröfu gagnstefnanda, B Reykjavík ehf., í gagnsök. Gagnstefnandi og stefndi, Sverrir Einar Eiríksson, eru sýknaðir af kröfum aðalstefnanda í þriðja kröfulið í aðalsök og stefndi Sverrir Einar Eiríksson er sýknaður af kröfu í fimmta kröfulið í aðalsök.

Gagnstefnandi greiði aðalstefnanda 500.000 krónur fyrir ólögmæta hagnýtingu vörumerkis með skráningarnúmerið 251/2010 hjá Hugverkastofu. Málskostnaður fellur niður.